리차드 포스너 판사의 미국특허 제도 개선 제안

저명한 리차드 포스너 (Richard Posner) 판사가 Atlantic에 기고한 글을 통해서, 미국 특허 제도가 가진 문제점을 지적하고 개선 방법 몇 가지를 제시하였다.

반독점법 분야에서 크게 존경받아 온 리차드 판사는 최근 애플과 모토롤라 사이의 특허 사건에서 판매금지명령 신청을 기각하여 특허 분야에서도 많은 주목을 끌고 있다 Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 2012 WL 2376664, (N.D. Ill. June 22, 2012).  Posner 판사에 따르면 특허권자는 합리적이고 비차별적인 조건으로 누구에게든지 기술사용을 허락하기로 미리 허락하였으므로, 구제조치는 금전배상으로 충분하고, 가처분까지는 불필요하다고 한다. 기술사용자가 합리적이고 비차별적인 기술사용료조차도 지불하는 것 자체를 거부하지 않는 경우는 금전배상으로 불충분하겠지만, 그러한 경우는 매우 드물 것이다. 이와 같이 금지가처분이 허용되지 않는다면 기술표준에 필수적인 특허 권리자가 가졌던 강한 협상력은 심각한 도전을 받고, 힘의 균형이 회복될 수 있게 된다 (필자의 예전 글 "미국 FTC, 기술표준에 포함된 특허권의 남용 위험 경고" 참조.  2012. 7. 21.).    

아래에서는 포스너 판사의 기고문 내용을 간단히 요약한다.

포스너 판사에 따르면, 법은 현재 모든 특허에 동일한 보호를 제공하지만, 산업, 제품, 기술의 종류에 따라 특허 보호 가치는 다르다는 점에서 문제점이 출발한다고 지적하고 있다.  특허를 보호할 가치가 가장 높은 분야는 제약분야이다.  약품을 개발하고, 임상실험을 하는 데는 많은 기간과 비용이 들어간다. 특허권 보호기간은 임상실험기간동안에도 흘러가기때문에 제약기술 발명자에게는 특허권으로 보호받을 수 있는 기간과 특허받은 기술을 통해 투자비를 회수할 수 있는 기간과 거두어 들일 수 있는 수익의 가치는 줄어든다.  반면에 약품을 제조하는 비용은 상대적으로 저렴하기때문에 특허를 통한 독점을 보장하지 않으면 신약 개발을 할 경제적 동기는 크게 줄어들게 된다.

그런데 다른 산업에서는 개발 비용이 높지 않고, 특허권이 없더라도 선두 업체는 경쟁 우위를 지킬 수 있으므로, 20년이라는 긴 특허보호까지는 필요하지 않거나, 20년이라는 보호기간은 지나치게 길다.  특허보호가 없더라도 시장경쟁의 속성상 기술개발은 자연스럽게 이루어질 수 있다.

특허보호가 없더라도 혹은 축소되더라도 크게 지장이 없음에도 불구하고, 회사들은 경쟁사업자나 다른 회사가 그들의 특허를 자신에 대하여 행사하는 것이 두려워서라도 특허를 취득하지 않을 수 없게 된다.  그것이 부정적으로 나타나는 예가, 방어 목적의 특허 취득과 특허 괴물이라고 할 수 있다.

포스너 판사가 제시하는 몇 가지 개선대책은 아래와 같다.

• 제약산업처럼 특허보호가치가 높은 산업이 아닐 경우에는 특허보호 기간 단축 
• 특허권자에게 특허사용을 허락하도록 강제하는 제도 창설 
• 특허청이 특허사건을 심리할 수 있도록 권한과 절차를 강화하고, 그에 대한 불복 방법을 제한함으로써, 배심원 재판을 포함한 법원의 특허사건 관할권을 축소 
• 일정 기간 안에 특허권자는 특허를 실시하여 제품 생산을 해야하는 의무를 부과하고, 그렇지 않으면 특허권을 박탈함으로써 특허괴물 행태를 금지
• 특허 사건을 담당하는 판사들에게 특별한 교육을 실시 (이것은 이미 실시되기 시작하였다) 

Why There Are Too Many Patents in America - Richard A. Posner - The Atlantic: (http://www.theatlantic.com/business/archive/2012/07/why-there-are-too-many-patents-in-america/259725/)

주제어: 특허, 특허괴물, 특허소송, patent, patent troll, patent litigation


주의: 이 블로그에 올려진 자료는 일반적인 정보를 제공할 목적으로 만들어졌으며, 글쓴이가 소속된 기관의 공식적 견해나 법률자문을 위한 의견이 아닙니다. 또한, 각각의 사안은 독특하기 때문에 본 블로그에 포함한 정보는 어떠한 특정한 상황, 거래, 사실 또는 정황에 적용하려는 목적으로 만들어진 것이 아닙니다.   외국어 자료를 한국 독자가 이해하기 쉽도록 한국어로  번역, 요약해서 설명하는 과정에서 원어가 그 나라 제도 아래에서 가진 의미와는 다르게 전달 또는 이해될 수 있고, 법령, 판례, 제도의 변화에 따라 더 이상 유효하지 않은 정보가 될 수도 있습니다.  본 블로그에 포함한 자료에 대한 신뢰 여부는 전적으로 독자 각자가 책임을 지셔야 합니다.   

삼성 v. 애플 사건 자료

삼성 v. 애플 사건 자료 

사건: United States District Court Northern District of California No. 11-CV-01846-LHK

판사: Lucy Haeran Ko

• 배심원 지침 (final jury instruction)
• 배심원 평결 양식 (Verdict Form in the Apple-Samsung Trial)

• 애플의 배심 변론전 준비서면 (2012. 7. 25. 제출) (Apples's trial brief) 
• 애플의 배심 변론전 준비서면 (2012. 7. 24. 제출) (Apples's trial brief) 

• 삼성전자의 배심 변론전 준비서면 (2012. 7. 25. 제출) (Samsung's trial brief) 
• 삼성전자의 배심 변론전 준비서면 (2012. 7. 24. 제출) (Samsung's trial brief) 

• 애플의 판결주문 및 배상액에 관한 의견서 (2012. 8. 2. 제출) (Apple Inc.’s Response to Declaration of  John B. Quinn and Recommendation Regarding Appropriate Sanction) 

• 애플의 소장 (2011. 4. 15.) (Complaint)

미국 특허소송에서 적용할 적용 법규

미국 특허 소송 사건에서 특허와 무관한 문제에 관해서는 지방 법원은 그 법원이 속한 항소법원 (circuit)의 법을 적용하고, 실체적인 특허법 쟁점에 관해서는 연방항소법원 (Federal Circuit)의 법을 적용한다.

"a district court applies the law of the circuit in which it sits with respect to nonpatent issues and the law of the Federal Circuit to issues of substantive patent law."

Astra Akfiebolag v. Andrx Pharmaceuticals Inc., 208 F.R.D. 92, 96 (S.D.N.Y. 2002) citing Institut Pasteur v. Cambridge Biotech Corp., 186 F.3d 1356, 1358 (Fed. Cir. 1999).

주제어: patent, patent litigation

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미국 FTC, 기술표준에 포함된 특허권의 남용 위험 경고

미국 Federal Trade Commission (FTC)가 2012. 7. 11. 의회에서 행한 증언에서 특허권자가 자신의 기술을 산업표준에서 사용하도록 허락하면서 합리적이고 비차별적인 조건(reasonable and non-discriminatory terms, 줄여서 "RAND"라고 한다)으로 기술사용을 허락하기도 약속하였다가 나중에 가처분(injunction)이나 금지명령(exclusion)을 통해 그 기술을 사용한 제품의 판매, 수입을 막거나 이를 위협하는 행위는 공정한 경쟁을 해칠 수 있다고 분석하고, 그에 대한 대책을 촉구하였다. 아래에서는 FTC의 입장을 미리 배포된 원고를 중심으로 요약, 설명하도록 하겠다.

휴대전화, 스마트폰과 같은 전자제품에는 수 많은 기술이 집적되어 있다.  한 개 제품안에 수 천가지 기술이 동원되기도 한다.  수천 가지 기술에 대해 개별적으로 기술사용 협상을 벌이는 것은 비용과 시간이 엄청나게 필요하기 때문에, 그 대신에 개발자와 회사들은 기술표준 합의기구를 형성해서, 기술표준을 수립하고 그 표준에 따라 제품을 개발, 생산하여 왔다. 기술표준을 수립하는 과정에서 그 기술표준에서 사용된 기술을 가진 특허권자는 RAND 조건에 따라 기술사용을 허락하겠다는 약속을 하게 된다.

일단 기술표준이 수립된 이후에 기술에 대한 수요가 늘어나고, 관련 기업들의 그 기술에 대한 의존이 높아지면 기술표준에 필수적인 기술에 대한 특허(standard-essential patents, 줄여서 "SEPs")를 가진 특허권자는 더 많은 기술사용료나 자신에게 매우 유리한 조건을 요구할 기회를 갖게 된다.  반면에 기술 사용자는 이미 그 기술에 많이 의존해 있기때문에 전환 비용(switching cost)을 감안할 때 기술을 포기하기 어렵지만, 기술사용료 인상 요구가 지나칠 경우 이를 그대로 모두 받아들이기도 부담스러운 진퇴양난에 처하게 된다.  더구나 기술 사용 조건에 관한 합의에 달하지 못하면 특허권자는 법원에 특허침해소송을 제기해서 금전 손해배상과 가처분을 신청하거나 또는 미국 국제무역위원회 (International Trade Commission, 줄여서 "ITC")에 '337조 사건'으로 불리는 지적재산권 침해 물품 수입금지 명령을 신청할 수 있는데, 수천 개 가운데 하나인 기술때문에 제품 전체의 수출, 판매가 중단될 수 있으므로 기술사용자가 부담하는 위험은 매우 크다.  가처분이나 수입금지명령 가능성만으로도 기술사용자는  큰 압박을 느낄 수 있다. 이에 따라 협상력은 특허권자 쪽으로 심하게 기울 수 있다. 


기술표준에 사용된 특허권의 행사는 기술사용자의 사업에 큰 영향을 미칠 수 있을 뿐 아니라, 기술 시장 전체에까지 파급효과를 미칠 수 있다. 기술표준은 복잡한 기술이용 협상을 간소화함으로써 비용 절감과 효율성 증대를 가져 온다. 여러 기기들 사이에 상호 호환, 대체, 통신, 공조를 가능하게 하여 소비자 후생도 증가시킨다.  그런데 기술표준에 의존했다가 나중에 특허권자로부터 매우 높은 기술사용료를 요구받거나, 이를 거부할 경우 가처분이나 수입금지를 당할 수 있다는 위험에 노출되면, 회사들은 산업표준에 동참하는 것을 주저하게 될 것이다. 특허권 남용 행위는 기술혁신 의욕을 꺾고, 시장에서 불확실성을 증대시킬 수 있다. 기술표준 참여가 줄어들면 소비자들은 기술표준을 통해 얻을 수 있었던 상호 호환성과 같은 이득을 누릴 수 없어서 소비자 후생도 줄어든다.  


위와 같은 이유에서 FTC는 기술표준에 사용된 기술의 특허권자가 그 특허를 이용해서 금지명령이나 가처분을 시도하는 행위는 경쟁을 제한하고 소비자 후생을 감소시키는 남용행위에 해당할 수 있다고 지적하면서, 법원이나 ITC가 기술표준에 포함된 특허에 관한 사건을 수행할 때는 이러한 점도 고려해서 신중하게 판단하여야 한다고 주장하였다.

특허침해사건을 담당하는 연방법원은 eBay 법리를 통해서 기술표준에 필수적인 특허의 남용을 막을 수 있는 권한을 가지고 있다고 FTC는 보았다.  미국 연방대법원은 유명한 eBay v. MercExchange, L.L.C 사건 (547 U.S. 388, 391 (2006))판결에서  특허침해가 있다고 해서 당연히 회복할 수 없는 손해(irreparable damage)가 있다고 추정되고 가처분을 명할 수 있는 것은 아니라고 함으로써 특허침해가 인정되면 거의 자동으로 가처분을 인정해 주던 관행에 제동을 걸었다. 실제로 증거에 의해서 회복할 수 없는 손해가 입증되는지와  금전 손해배상이 손해를 보상하는데 부족한지와 같은 형평의 원칙을 종합적으로 감안한 후에 개별 사건에서  회복할 수 없는 손해가 실제로 인정되는 경우에 한해서 특허침해 사건에서 가처분을 내릴 수 있다는 새로운 기준을 제시하였다.  그 판결의 법리에 따를 때, 합리적이고 비차별적인 조건으로 기술사용을 허락하기로 이미 약속한 특허 권리자는 적절한 기술사용료에 해당하는 금전 손해배상만으로 손해를 배상받기에 부족하고, 회복할 수 없는 손해가 발생하였다는 점을 입증해야만 하는데, 실제로는 가처분을 받아 내기가 매우 어려운 것이다.  


 Richard Posner 판사는 최근 eBay 법리에 기초해서 기술표준에 필수적인 특허에 기반한 가처분을 기각하였다 Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 2012 WL 2376664, (N.D. Ill. June 22, 2012).  Posner 판사에 따르면 특허권자는 합리적이고 비차별적인 조건으로 누구에게든지 기술사용을 허락하기로 미리 허락하였으므로, 구제조치는 금전배상으로 충분하고, 가처분까지는 불필요하다고 한다. 기술사용자가 합리적이고 비차별적인 기술사용료조차도 지불하는 것 자체를 거부하지 않는 경우는 금전배상으로 불충분하겠지만, 그러한 경우는 매우 드물 것이다. 이와 같이 금지가처분이 허용되지 않는다면 기술표준에 필수적인 특허 권리자가 가졌던 강한 협상력은 심각한 도전을 받고, 힘의 균형이 회복될 수 있게 된다.  


그런데 기술표준에 필수적인 특허권자는 ITC 337조 사건이라는 무기도 가지고 있다. 무역구제 사건이 특허침해 사건과는 성격이 다르다는 이유로 eBay 법리가 그대로 적용되지는 않는다는 입장이 있어 왔다 (Spansion, Inc. v. Int’l Trade Comm’n, 629 F.3d. 1331, 1359 (Fed. Cir. 2010) (“Given the different statutory underpinnings for relief before the Commission in Section 337 actions and before the district courts in suits for patent infringement, this court holds that eBay does not apply to Commission remedy determinations under Section 337.”).  하지만, 기술표준에 필수적인 특허권 남용이 가져오는 폐해를 감안할 때, 수입금지 조치를 심사할 때 공익에 미치는 영향을 고려하도록  하는 조항 [“the public health and welfare, competitive conditions in the United States economy, the production of like or directly competitive articles in the United States, and United States consumers” 19 U.S.C. § 1337(d)(1). 또 (f)(1) 참조]에 근거해서, 표준기술을 사용하는 제품의 수입금지명령을 내릴지를 결정할 때는 특허권의 남용인지를 신중하게 고려하여야 한다고 FTC 주장하고 나섰다.  FTC의 조사에 따르면 지난 35년간 ITC는 단지 3건에서만 위 조항에 근거해서 수입금지명령을 거부하여서  ITC는 위 조항을 이용하는데 소극적이었다고 나타난다. FTC는 그 조항을 더욱 적극 활용하도록 촉구하고 있다.  예를 들면, 특허권자가 성실하게 기술료 협상에 임하지 않았거나, 기술사용자의 합리적 요구에 응하지 않았다면, 그러한 행위는 합리적이고 비차별적인 조건으로 기술사용을 허락할 의무 위반이고, 더 나아가서 공익에도 반하므로, 위 1337(d)(1)와 (f)(1)조항에 근거해서 수입금지명령을 거부하여야 한다고 한다. ITC는 금전손해배상명령을 내릴 수 없으므로, 위 주장에 따르면 특허권자에게는 ITC에서 권리를 구제받을 길이 막히고, 힘의 균형이 반대로 기술사용자 쪽으로 기우는 반대 결과를 낳는다는 지적이 있을 수 있다. 그에 대해서 FTC는 ITC에서 거부를 당하면 법원으로 가서 금전 배상을 구할 수 있다고 반박한다. 또, ITC가 조건부 또는 시한부 명령을 내려서 당사자들에게 기술사용료에 관해 다시 협상할 기간을 준 후에, 특허권자가 합리적 기술사용료 제안을 거절하여 합의가 이루어지지 않았으면 금지명령을 거부하고, 기술사용자가 합리적 태도로 협상에 임하지 않아서 합의가 이루어지지 않았으면 금지명령을 발효시키는 대안이 있을 수 있다고 제안하고 있다.  


끝으로 FTC는 ITC가 현행 제도 하에서 기술표준에 필수적인 특허권 남용을 충분히 막을 수 없다면, 의회 차원에서 입법을 통해 ITC 권한을 확대할 필요가 있다고 제언하고 있다.    

• FTC 보도자료: FTC Testimony Expresses Concern that Owners of "Standard-Essential" Patents May Obtain Injunctions Enabling Them to Hold Up Other Firms (http://www.ftc.gov/opa/2012/07/septestimony.shtm)
• FTC 의회증언: “Oversight of the Impact on Competition of Exclusion Orders to Enforce Standard-Essential Patents” (July 11, 2012) (http://www.ftc.gov/os/testimony/120711standardpatents.pdf)
• FTC가 제3자로서 ITC 절차에 제출한 의견서: In re Certain Wireless Communication Devices, Portable Music & Data Processing Devices, Computers and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-745, available at www.ftc.gov/os/2012/06/1206ftcwirelesscom.pdf 와 in In re Certain Gaming and Entertainment Consoles, Related Software, and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-752, available at http://www.ftc.gov/os/2012/06/1206ftcgamingconsole.pdf.   (June 6, 2012) 

* 합리적이고 비차별적인 조건(reasonable and non-discriminatory terms)이라는 용어 대신에 흔히 공정하고, 합리적이며, 비차별적 조건(fair, reasonable and non-discriminatory term, 약자로 "FRAND") 라는 용어도 사용된다. 필자에게는 두 용어가 근본적으로 같은 내용으로 이해된다.  FTC 문서도 RAND라는 용어를 사용하면서, FRAND 조건에 대해서도 같은 논리가 적용된다고 밝혔다.


주제어: 특허, 표준, patent, antitrust, competition, fair reasonable and non-discriminatory terms, FRAND

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화해 협상 과정에서 생성된 문서에 대해 제출 거절권 부정_미 항소법원

미연방 항소법원 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit)이 소송 종결을 위한 화해 협상 과정에서 생성된 문서를 다른 소송 디스커버리 과정에서 거절할 수 있는 권리(이하 화해협상 특권, Settlement Negotiation Privilege)는 인정되지 않는다는 판결을 선고하였다. 이로써 미국 소송에서 소송상 합의 (settlement)를 위한 협상 과정에서 오고간 이메일, 서신, 문서 등도 미국 소송상 디스커버리 대상이 될 수 있게 되었다.

배경
MSTG라는 회사는 AT&T를 비롯한 여러 휴대전화 서비스 제공회사들이 원고의 3G 기술 특허를 침해하였다는 주장을 하며 특허침해 소송을 제기하였다. 소송 도중에 다른 모든 피고들은  기술사용료를 지급하는 조건으로 합의를 하였고, AT&T만 아직 합의를 하지 않고 소송을 계속하고 있다. 계속되고 있는 AT&T 소송의 쟁점 가운데 하나는 만약 특허침해가 인정되었을 때 손해 배상액 산정의 기준이 되는 합리적 기술사용료가 얼마가 될지이다. 그 기술사용료를 산정하기 위한 기초 자료로 제시하기 위해 AT&T는 MSTG가 다른 피고들과 맺은 합의에 관한 자료 제출을 요구하였다. MSTG는 그 요구에 따라 최종 합의문은 제출하였지만, 그 합의에 이르게 된 과정에서 당사들이 주고 받은 협상과정 문서의 제출은 거부를 하였고, 이에 AT&T는 그 제출을 강제해 달라는 신청(motion to compel)을 하였다.

처음에 지방법원은 AT&T가 협상과정 문서가 쟁점과 관련성이 있고 디스커버리 대상이 된다는 점을 소명하지 못하였다는 이유에서  그 신청을 거절하였다. 그 신청 기각 후에 MSTG가 기술사용료 산정에 관한 전문가 의견서를 제출하였는데, 그 의견서가 협상 과정에 관해서 언급을 하자 그것이 새로운 문서제출 강제 명령 신청의 빌미가 되었다. MSTG 전문가의 의견서를 보면, MSTG가 다른 피고들과 합의한 기술사용료 액수는 소송이 제기되었다는 점까지도 감안해서 정해졌기 때문에 시장에서 형성되는 기술사용료와는 다르고, 법원이 AT&T 사건에서 기술사용료를 산정할 때 기초로 사용하기에 적합하지 않다는 취지의 표현이 들어가 있었다. 그 부분을 근거로 해서 AT&T는 그러한 전문가 의견이 옳은지를 판단하기 위해서는 협상과정 문서가 증거로 제출될 필요가 있다고 주장하면서 문서제출 강제 명령을 다시 신청하였다.  이번에는 지방법원이 그 신청을 받아들여서 MSTG에게 협상과정 문서를 제출하라는 명령을 내렸다. 그 명령에 대해 MSTG가 항소를 하였고, 연방항소법원이 그 점에 관해 판단을 하게 된 것이 이번 판결이다.

MSTG가 협상과정 문서 제출을 거부하는 주장의 주된 근거는 협상과정 문서들은 화해협상 특권(Settlement Negotiation Privilege)에 따라 보호를 받아야 하고, 디스커버리 대상이 되지 않는다는 것이었다.   화해협상 특권는 아직 법이나 판결로 인정되지 않았기 때문에,  화해협상 특권을 새로운 특권으로 인정할 수 있을 것인지가 이 사건의 주된 쟁점이 되었다.


화해협상 특권은 미국법상 인정되지 않아
미국법 상 문서제출을 거절할 특권(privilege)은 변호사특권(attorney-client privilege), 변호사 저작물(work product)이 대표적인지만 그것에 한정되거나 고정불변되어 있지 않고, 합리성과 경험에 비추어("in the light of reason and experience") 새로운 특권이 새로 창설될 수 있는 가능성이 열려 있다 (Federal Rules of Evidence Rule 501). 미연방 대법원은 새로운 문서제출 거절 사유를 창설하는데 고려할 요소로, 미국 주들에서 대부분 인정되고 있는지(consensus among the states), 그 점에 관해 의회가 과거에 어떤 행동이나 의견을 취하였는지(previous congressional action on the issue), 새로운 제출거부 특권을 인정할 공익상의 필요가 있는지(a need for public good)를 들고 있다. 이 사건 항소법원은 화해협상 특권은 그 요소들을 충족하지 못한다는 이유에서 화해협상 특권을 새로운 거절 특권으로 인정하지 않았다.

첫째, 주들의 입장을 보면 조정(mediation) 과정에서 일어난 의사소통에 대해 문서제출 거부를 인정하는 주들은 있지만, 화해협상 특권을 인정하는 주는 없기 때문에 첫째 요건부터도 충족하지 않는다고 보았다. 둘째, 미국 의회는 과거에 화해협상 특권을 인정하기를 거부한 일이 있었기 때문에 두번째 요건 역시 충족할 수 없었다. 세째, MSTG는 협상과정 문서 제출을 강제하면 협상과정 문서가 장차 공개될 것을 두려워 한 당사자들이 화해 협상을 하는데 주저하거나, 협상에서 솔직하고 포괄적인 대화(full and frank discussion)에 나서지 않을 것이기 때문에 공익을 위해 협상과정 문서가 공개되지 않도록 해야 한다고 주장하였지만, 법원은 그와 같은 부작용이 나타나리라는 근거가 부족하다는 이유에서 세번째 요건도 충족하지 못한다고 판단하였다. 법원은 협상과정 문서가 공개됨으로써 나타날 수 있는 부작용은 보호명령(protective order)과 같은 대안을 통해서 완화될 수 있다고 덧붙였다. 또한 법원은 MSTG가 전문가 의견서에서 협상과정을 자기 이익으로 인용하면서, 동시에 그 자료 제출을 거부하는 것은 부당하다고 보았다.

• 사건: In re MSTG Inc., Fed. Cir., Misc. No. 996, 4/9/12 (판결 원문 )

• Federal Rules of Evidence RULE 501. PRIVILEGE IN GENERAL

The common law — as interpreted by United States courts in the light of reason and experience — governs a claim of privilege unless any of the following provides otherwise:
   the United States Constitution;
   a federal statute; or
   rules prescribed by the Supreme Court.
But in a civil case, state law governs privilege regarding a claim or defense for which state law supplies the rule of decision.

사족:
이 사건을 더욱 흥미를 가지고 읽게 하는 점은 MSTG는 한국 기업이라는 점이다.  이 사건 소장(the United States District Court for the Northern District of Illinois, MSTG, Inc. v. AT&T Mobility LLC, No. 08-C-7411)을 보면, 원고 MSTG는 한국 기업이고, 관련 특허는 한국전자통신연구원이 개발을 하였다고 한다 .

MSTG is a South Korean corporation with a principal place of business at 201 Dongsung Building, 553-1 Dogok-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea.  MSTG is a technology company involved in the development of mobile standard-related technologies and the licensing of intellectual property rights associated with such technologies, including those covered by the patent rights being asserted in this lawsuit. ... The technologies and inventions claimed and described in the patents-insuit were conceived and developed by scientists and engineers of the famous Electronics and Telecommunications Research Institute of the Republic of Korea (“ETRI”)

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특허거절 불복 절차에서 제출할 수 있는 새 증거의 범위 제한 없어_ 미 연방대법원

특허출원인이 미국 특허청의 특허 거절 결정에 대해 불복해서 미국 연방 지방법원에 소송을 제기하였을 때, 새로 제출할 수 있는 증거의 범위에는 제한이 없다는 판결을 미국 대법원이 선고하였다.

Section 145 불복 절차 
특허출원이 거절되었을 때 특허출원인은 두 가지 방법으로 법원에 불복을 할 수 있다.  Section 141에 따라서 Federal Circuit에 불복하는 절차가 있다. 보통은 Section 141 절차가 가장 많이 사용되지만,  Section 145에 따라서 연방 지방법원에 불복을 할 수도 있다.  Section 145 절차는 2011년 9월 America Invents Act에 따라서 Eastern District of Virginia court가 전속관할 법원이다. 2009년부터 2011년 9월까지 Section 145 사건은 11개뿐이었다고 한다.

새로운 증거를 제한 없이 제출할 수 있다
미국 특허청은 Section 145에서 제출할 수 있는 증거는 특허청의 심사 과정에서 제출할 것을 합리적으로 기대할 수 없는 증거로 한정된다고 주장하였다. 미국 특허청은 그 근거로 법원은 미국 특허청의 결정을 존중하여야 하고 (deferential standard of review), Section 145에서도 행정절차에서 소진의 원리 (administrative exhaustion principles)가 적용되기 때문이라고 주장하였다. 그러나 연방 대법원은 이 주장을 만장일치로 받아들이지 않고, 특허출원인이 제출할 수 있는 새 증거의 범위에 제한이 없다고 판단하였다.

증명가치에는 차이를 둘 수 있다
제출할 수 있는 새 증거의 범위, 즉 증거능력에서는 제한을 두지 않았지만, 대법원은 특허청에 제출할 수 있었던 새로운 증거를 판단에서 고려할 때 재량에 따라  증거가치의 차등을 둘 수 있다는 견해를 밝혔다.  따라서 새로운 증거는 제출될 수 있더라도 특허청 심사 절차에서 제출할 수 있었던 경우에는 중요하게 고려되지 않을 위험이 있다.

앞으로 이 판결로 인해 Section 145절차가 더 많이 이용되게 될지, 또 특허청 심사 과정에서 특허출원인에게 일부 증거를 전략적으로 지방법원 불복 절차에서 제출하려는 의도에서 제출을 미루게 하는 동기로 작용할지 등 이 판결의 영향은 아직 분명하지 않다.

• Supreme Court, Kappos v. Hyatt, U.S., No. 10-1219, 4/18/12 (판결문 원문 http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1219.pdf) 
• 기타 자료: http://www.scotusblog.com/case-files/cases/kappos-v-hyatt/ 
• 35 U.S.C. 145 Civil action to obtain patent.

An applicant dissatisfied with the decision of the Board of Patent Appeals and Interferences in an appeal under section 134(a) of this title may, unless appeal has been taken to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, have remedy by civil action against the Director in the United States District Court for the District of Columbia if commenced within such time after such decision, not less than sixty days, as the Director appoints. The court may adjudge that such applicant is entitled to receive a patent for his invention, as specified in any of his claims involved in the decision of the Board of Patent Appeals and Interferences, as the facts in the case may appear, and such adjudication shall authorize the Director to issue such patent on compliance with the requirements of law. All the expenses of the proceedings shall be paid by the applicant

주의: 이 블로그에 올려진 자료는 일반적인 정보를 제공할 목적으로 만들어졌으며, 글쓴이가 소속된 기관의 공식적 견해나 법률자문을 위한 의견이 아닙니다. 또한, 각각의 사안은 독특하기 때문에 본 블로그에 포함한 정보는 어떠한 특정한 상황, 거래, 사실 또는 정황에 적용하려는 목적으로 만들어진 것이 아닙니다.   외국어 자료를 한국 독자가 이해하기 쉽도록 한국어로  번역, 요약해서 설명하는 과정에서 원어가 그 나라 제도 아래에서 가진 의미와는 다르게 전달 또는 이해될 수 있고, 법령, 판례, 제도의 변화에 따라 더 이상 유효하지 않은 정보가 될 수도 있습니다.  본 블로그에 포함한 자료에 대한 신뢰 여부는 전적으로 독자 각자가 책임을 지셔야 합니다.   

삼성전자와 애플 특허소송 목록 정리

삼성전자와 애플 사이에 격렬한 특허 전쟁이 전세계를 싸움터로 해서 벌어 지고 있다.   하루가 멀다하고, 여기서 가처분이 기각되고, 저기서 인용되었다고 소식이 들려 오는데, 좀처럼 정리가 되지 않았다.  그러던 중에 현재 진행되고 있는 소송들을 정리한 자료를 발견하였다.   친절하게도 정리를 해 준 사람은 다름 아닌 애플이다.

애플은 2011. 10. 5. 미국 연방지방법원 - 캘리포니아 남부 법원(United States District Court, Southern District of California )에 퀄컴 (Qualcomm)을 피신청인으로 해서 퀄컴과 삼성전자 사이에 특허 사용허락 계약이 있다면 그에 관한 자료를 제출하라는 신청을 제기하였다 (신청서 원문, Ex Parte Application for an Order Pursuant to 28 U.S.C. §1782 Granting Leave to Obtain Discovery for Use in Foreign Proceedings and Supporting Memorandum).    미국법은  28  U.S.C. §1782에서 외국 소송에서 제출할 증거를 확보하기 위해 외국 소송의 당사자가 아닌 제3자에게 자료 제출을 요구하는 법원의 명령을  구하는 것을 허용하고 있다.

Apple's Ex Parte Application for Order




28 U.S.C. § 1782. ASSISTANCE TO FOREIGN AND INTERNATIONAL TRIBUNALS AND TO LITIGANTS BEFORE SUCH TRIBUNALS


(a) The district court of the district in which a person resides or is found may order him to give his testimony or statement or to produce a document or other thing for use in a proceeding in a foreign or international tribunal, including criminal investigations conducted before formal accusation.



애플을 위 법에 근거해서, 삼성전자가 애플을 상대로 주장하고 있는 특허들에 관해서 퀄컴이 삼성전자로부터 사용허락을 받았으면 그에 관한 자료를 제출하라고 퀄컴에게  요구하고 있다.

특허소송은 애플과 삼성전자 사이에서 벌어지고 있는데, 애플은 왜 퀄컴에게 가서 삼성전자와 퀄컴 사이에 특허 사용허락이 있었는지를 물어보는 이유는 무엇일까?   그 이유는 애플의 속마음에 있어 볼 수 없지만, 필자가 공감하는 설명은 삼성전자가 주장하고 있는  특허들이 대부분 스마트폰 표준의 기반이 된 기술이기 때문이라는 설명이다.   그 기술들이 퀄컴이 제조하는 스마트폰용 칩에 구현되어 있고, 삼성전자의 기술을 이용한 칩들은 다른 제조회사뿐 아니라 애플에게도 공급이 되고 있다고 추측이 되고 있다.   만일 삼성전자가 퀄컴에게 기술 사용허락을 했고, 애플은 퀄컴으로부터 그 칩들을 사서 사용하고 있을 뿐이라면 이른바 특허 소진이론을 주장할 여지가 애플로서는 생기는 것이다.   그 밖에도 자료 가운데 의외로 유리한 자료들이 나타날 수도 있다.   과연 애플이 어떤 자료를 확보할지, 그 자료들을 어떻게 활용할지는 앞으로 두고 보도록 하자.

다시 처음으로 돌아가서, 애플은 외국 소송에서 자료를 활용할 목적으로 퀄컴의 자료를 제출하도록 요청하고 있기 때문에, 외국에서 어떤 소송들이 벌어지고 있는지에 관해서 그 신청서에서 자세하고도 간단 명료하게 잘 정리를 해 놓고 있다.    

• 삼성전자는 모두 9개 나라에서 애플을 상대로 특허소송을 제기하였다.  그 9개 나라는   한국, 미국, 일본, 영국, 독일, 프랑스, 네덜란드, 이탈리아, 호주이다. 

• 미국에서는 캘리포니아 주 북부 법원, 델라웨어 주 법원에서 특허침해 소송이 진행되고 있다.  미국 국제무역위원회 (International Trade Commission, ITC)에서 따로  ITC 절차가 진행되고 있다. 

• 삼성전자가 주장하고 있는 특허들은 대부분 통신 산업표준인 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)의 기반을 이루는 기술들이다.    그 기술들은 미국, 유럽, 한국, 일본과 같은 나라들에 동시에 특허가 되어 있는데, 그 기술들을 미국 특허를 기준으로 나열해 보면 아래와 같다. 

          - 미국 특허 번호, 미국 특허의 명칭

          - 삼성이 그 특허를 주장해서 특허소송이 제기된 나라 (그 나라의 특허소송 번호)

1 U.S. Patent Application No. 2006/0252377 "Method and apparatus for reporting inter-frequency measurement using RACH message in a communication system"
       - 유럽 (EP1720373): 프랑스, 이탈리아

2 U.S. Patent No. 6,598,202 "Turbo interleaving apparatus and method"
       - 유럽 (EP1097516): 프랑스, 네덜란드
       - 한국 (KR100330234)


3 U.S. Patent No. 6,928,604 "Turbo encoding/decoding device and method for processing frame data according to QoS"
- 미국 the Northern District of California
        - 유럽 (EP1005726): 독일, 영국, 이탈리아
        - 호주 (AU722598)

4 U.S. Patent No. 7,050,410 "Apparatus and method for controlling a demultiplexer and a multiplexer used for rate matching in a mobile communication system"
- 미국 the Northern District of California
        - 유럽 (EP1114528): 독일, 네덜란드
        - 호주 (AU751376)

5 U.S. Patent No. 7,200,792 Interleaving apparatus and method for symbol mapping in an HSDPA mobile communication system
       - 미국 the Northern District of California

6 U.S. Patent No. 7,362,867 Apparatus and method for generating scrambling code in UMTS mobile communication system
       - 미국 the Northern District of California

7 U.S. Patent No. 7,386,001 Apparatus and method for channel coding and multiplexing in CDMA communication system
   - 미국 the Northern District of California
- 유럽 Europe (EP1357675): 영국

8 U.S. Patent No. 7,447,516 Method and apparatus for data transmission in a mobile telecommunication system supporting enhanced uplink service
       - 한국 (KR100933144)
       - 미국 the Northern District of California
       - 호주 (AU2005202512)
       - 일본 (JP4299270)

9 U.S. Patent No. 7,486,644 Method and apparatus for transmitting and receiving data with high reliability in a mobile communication system supporting packet data transmission
        - 미국: ITC, the District of Delaware
        - 호주 (AU2005239657)

10 U.S. Patent No. 7,512,153 Apparatus and method for controlling a reverse traffic rate in a mobile communication system
- 유럽 (EP1478136): 네덜란드

11 U.S. Patents No. 7,639,650 and 7,903,618 Apparatus and method for allocating OVSF codes and I/Q channels for reducing peak-to-average power ratio in transmitting data via enhanced up-link dedicated channels in WCDMA systems
       - 유럽 (EP1714404): 영국, 프랑스, 이탈리아
       - 호주 (AU2050213087)

12 U.S. Patent No. 7,675,941 Method and apparatus for transmitting/receiving packet data using pre-defined length indicator in a mobile communication system
        - 한국 (KR100913900)
  - 미국 the Northern District of California
- 호주 (AU2006241621)
        - 일본 (JP4642898),

13 U.S. Patent No. 7,706,348 Apparatus and method for encoding/decoding transport format combination indicator in CDMA mobile communication system
        - 미국: ITC, the District of Delaware;
        - 유럽 (EP1188269): 독일, 프랑스, 네덜란드
        - 호주 (AU765735)

• 같은 이야기이지만, 특허 별로가 아니라 나라 별로 소송을 정리하면 아래와 같다. 

1 한국, 서울중앙지방법원
       - KR100933144; KR100913900; KR 330234; KR 922144
       - KR 273973 (이 기술은 UMTS에 포함된 기술 (Declared-Essential Patent)이 아니다 )


2 네덜란드, the District Court of the Hague in the Netherlands
       - EP1097516; EP1114528; EP1478136; EP1188269

3 프랑스, the Paris Civil Court in France
        - EP1720373; EP1097516; EP1714404; EP1188269

4 이탈리아, the Court of Milan - IP Chamber in Italy
        - EP1720373; EP1005726; EP1714404

5 영국, the High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court in the United Kingdom    
        - EP1005726; EP1357675; EP1714404

6 독일, Manheim Regional Court
        - EP1005726; EP1114528; EP1188269

7.     호주,  the Federal Court of Australia, New South Wales District
       - AU722598; AU751376; AU2005202512; AU2005239657; AU2050213087; AU2006241621; AU765735

8 일본, the Tokyo District Court in Japan
- JP4299270; JP4642898

애플의 신청서에 바탕해서 어느 특허 분야 블로그도 삼성전자-애플 소송을 정리해 두고 있으니, 참고하기 바란다.  FOSS Patents

주제어: 삼성전자, 애플, 특허, 표준, FRAND
신청서 원문

무라타 v. 삼성전기 337조 사건 결정, 모두 심사 종결

한국 회사들을 상대로 한 미국 관세법 제337조 지적재산권 침해물품의 무역구제 신청이 계속 이어지고 있다. 이러한 가운데, 최근 일본 회사인 Murata Manufacturing (村田製作所)이 삼성전기를 상대로 미국 국제무역위원회 (International Trade Commission, ITC) 에 제기한 337조 사건 [section 337 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. § 1337) ]에서 무라타가 주장한 모든 특허에 관해 심사종결 결정이 내려졌다 (사건명: In the Matter of Certain Ceramic Capacitors and Products Containing Same, case number 337-692, in the U.S. International Trade Commission).

무라타는 2009년 10월 삼성전기의 적층형 세라믹 콘덴서 (multilayer ceramic capacitors, "MLCC") 제품이 무라타의 특허 4개를 침해하였다고 주장 하면서 삼성전기 제품의 미국 내 수입금지 명령을 청구하는 ITC 제소를 하였다. 세라믹 콘덴서는 휴대전화, 컴퓨터, 텔레비전을 비롯한 거의 모든 전자제품에 사용되는 핵심 전자 부품 가운데 하나이다.

무라타가 주장하던 네 가지 특허들 가운데, '439 특허는 무라타가 중도에 철회를 하였다. 남아 있던 세 가지 특허에 관해서 ITC의 Administrative Law Judge (ALJ)는 지난 2010년 12월 22일 내린 Initial Determination (ID)에서 삼성전기가 무라타의 '254, '309 특허를 침해하지 않았다고 인정하였다. '229 특허에 관해서는 그 특허가 인용 기술들로부터 예측(anticipation)되는 범위에 속하지는 않지만, 진보성이 없어서(obviousness) 무효라고 판단을 하였다.

또한 ALJ는 '309 특허에 대해서는 국내 산업 (domestic industry)도 존재하지 않는다고 판단하였다. 337조 사건에서 국내 산업 존재를 인정하기 위한 기준은 상당히 낮기 때문에 국내 산업 존재가 부인되는 사건은 흔하지 않은데, 이 사건은 국내 산업 존재도 부인되었다.

이어 ITC위원회는2011. 2. 23. '254, '309 특허에 관해서는 추가 심의 없이 조사를 종결하고, '229특허에 관해서는 신청인이 자인한 선행 기술 (Applicant Admitted Prior Art, AAPA)로 인해 '229 특허가 무효로 될 수 있는지에 한정해서 추가 심의를 한다는 결정을 내렸다.

추가 심의를 마친 위원회는 최근 4. 22. 발표된 Final Determination에서AAPA가 '229 특허의 선행기술로서 고려될 수 없다는 ADJ의 판단은 잘못되었지만, 이미 '229 특허가 진보성이 없어서 무효라고 판단하였으므로, 그 발명이 AAPA로부터 예측가능한지에 관한 판단까지는 나가지 않았다 . 따라서 AAPA 기술은 무라타가 이 결정에 불복을 할 경우에 극복해야 하는 또 하나의 선행기술이 되었다.

결론적으로 ITC 는 삼성전기가 337조를 위반하지 않았다고 판단하면서 조사를 종결하였다.

무라타는 Orrick Herrington & Sutcliffe LLP이, 삼성전기는 O'Melveny & Myers LLP와 Adduci Mastriani & Schaumberg LLP가 대리하였다.

ITC의 조사 종결 통지문: http://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/337_692_notice04222011sgl.pdf

핵심어: 국제무역위원회, International Trade Commission, ITC, 337조, 지적재산권 침해물품의 무역구제 신청

2010 미국 특허 취득 순위, IBM 1위, 삼성 2위

2010년 미국 특허청(USPTO)으로부터 받은 특허 수에 있어서 IBM이 1위, 삼성이 2위를 차지하였다는 통계조사 자료가 ifi CLAIMS라는 특허 조사 기관에서 2010. 1. 10. 발표되었다.

• 미국 특허청은 2010년에 역사상 가장 많은 수인 특허 219,614개를 부여하였다.
• 2010년 특허 부여 건수는 2009년에 비하여 31% 증가한 숫자이고, 이 증가폭 역시 역대 최고로 기록되었다.

• IBM은 5,896개 특허를 취득하여, 특허 취득 건수에서 1위를 차지하였다. 이는 2009년 4,914개에 비하여 20% 증가한 숫자이고, IBM은 연간 특허 5,000개 기록을 처음으로 돌파하였다. IBM은 연속 19년간 1위 자리를 차지하고 있다.
• 삼성전자는 4,551개 특허로 2위를 차지하였고, 2009년에 비하여 26% 증가를 보여 주었다.
• 3위는 3,094개 특허를 받은 Microsoft이다.
• 한국 회사로는 LG전자가 9위 (1,490개), Hynix반도체(973개- ifi 홈페이지에는 하이닉스가 일본 회사로 표시되어 있다), LG디스플레이(738개)가 상위 50개 사에 올랐다.

• 국가별로 보면 미국 출원인들이 전체 특허 가운데 50.3%를 받아서 1위를 올랐다. 일본이 21.3%로 2위, 한국이 5.4% 3위로 뒤를 따랐다. 그 뒤로는 독일 (5.2%)과 대만 (3.8%)가 뒤따르고 있다.

• 기술 분야별로 보면 Multiplex Communications (3.3%), Solid-State Devices and Transistors (3.1%), Semiconductors (2.7%), Data Processing and File Management (2%), Computers and Processing Systems (2%), Drug Compositions (2.1%), Biotechnology (2%) 가 대세를 이루었다.
  
  
• 기업별 순위
  
  1. International Business Machines Corp: 5,896개
  
  2. Samsung Electronics Co Ltd (한국): 4,551개
  
  3. Microsoft Corp : 3,094개
  
  4 . Canon K K (일본) : 2,552개
  
  5. Panasonic Corp (일본) : 2,482개
  
  6. Toshiba Corp (일본) : 2,246개
  
  7. Sony Corp (일본) : 2,150개
  
  8. Intel Corp : 1,653개
  
  9. LG Electronics Inc (한국) : 1,490개
  
  10. Hewlett-Packard Development Co L P : 1,480 개
  
  
  
  ifi claims patent services

소프트웨어 특허 가능성을 여는 판결 선고, 독일 연방대법원

독일 연방대법원이 2010. 4. 22. 소프트웨어에 관한 특허 가능성을 여는 판결을 선고하였다고 한다. 이 판결은 소프트웨어 특허 가능성을 부정해 온 미국과 유럽의 특허 제도나 판결들의 주류와 배치되어 논란을 불러 일으키고 있다.

• 사건: Dynamische Dokumentenverwertung [Dynamic Document Utilization], No BGH Xa ZB 20/08 (특허청구인: Siemens AG)
• 판결 원문 (독일어)

이 사건을 다룬 기사, 블로그 및 평석들:

• German court ruling Xa ZB 20/08, upholding Siemens patent, as text : 판결문의 독일어-> 영어 자동번역이 첨부되어 있다.
• Decision Xa ZB 20/08 of Federal Court of Justice (BGH) on Software-Implemented Invention Controversially Discussed
• Opening The Door For Software Patents In Europe - Law360
  

주제어: 소프트웨어 특허

Bilski 사건 대법원 판결, 비지니스 모델 특허 가능성 열어 놓아

그 동안 많은 관심과 논쟁을 불러 모았던 비지니스 모델의 특허 가능성에 관한 Bilski 사건에 대한 미국 연방대법원 판결이 내려졌다(Bilski v. Kappos, 129 S. Ct. 2735). 미국 연방대법원은 2010년 6월 28일 선고한 Bilski 사건 판결에서 연방 대법관들은 in Bilski v. Kappos 사건에서 항소법원이 채택한 "machine-or-transformation test"는 비지니스 모델이 특허로 허용될 수 있는지를 판단하는 유일한 기준이 될 수는 없다는 점과 이 사건 대상 비지니스 모델은 특허대상이 될 수 없다는 점에서는 의견이 일치하였다. 그러나 세부적인 사항에서 미국 연방대법관들의 의견을 갈라졌다.

대법관 4명 (Justice Kennedy, Roberts, Thomas, and Alito)은 비지니스 모델 전체를 범주화해서 특허대상에서 제외할 수는 없고, 대상 발명의 내용에 따라서는 비지니스 모델도 특허대상이 될 수도 있다고 보았다. 이들은 기존에 인정되던 세 가지 예외들 즉 자연법칙, 물리현상, 추상적 사상( "laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas) 세 가지는 특허대상이 될 수 없다는 원칙은 여전히 유효하다고 인정하면서, 이 사건 대상 비지니스 모델은 추상적 사상을 특허화하려고 하였으므로 특허대상이 될 수 없다고 판단하였다. 이들은 항소법원이 채택한 "machine-or-transformation test" 기준이 비니니스 모델 특허가능성을 판단하는 유일한 기준은 될 수 없지만, 유용하고 중요한 단서일 수 있고, 심사의 도구가 될 수 있음은 인정하였다.

또 다른 대법원 4명 (Justice Stevens, Ginsburg, Breyer, and Sotomayor)은 다수 의견을 비판하면서, 비지니스 모델은 모두 특허 대상이 될 수 없다고 주장하였다.

현재 미국 특허청은 Bliski 사건 판결에서 채택한 "machine-or-transformation test"에 따라 실무적으로 비지니스 모델 특허성을 판단해 왔는데, 이 판결에 따라 이 실무도 변화될 가능성이 있다.

결국 이번 판결에 따라 여전히 비지니스 모델이 특허를 받을 수 있는 가능성이 여전히 남아 있게 되었다. 그러나 어떤 기준으로 특허 가능성을 심사하여야 하는지는 여전히 분명하지 않다. 특허신청인이나 특허권자는 이 사건이 비니지스 모델 특허 가능성을 열어 두었고, "machine-or-transformation test"가 유일한 기준이 아니라고 주장하면서 특허 가능성을 주장할 수 있는 여지가 있다. 반면 특허무효를 주장하는 측은 이 사건 대상 특허에 특허가 부여되지 않아서 비지니스 모델은 매우 좁게 특허가 인정될 수 있다며 특허 무효 또는 특허 거부를 주장할 수 있는 상황이다.

• 연방대법원 판결 원문: Bilski v. Kappos, 129 S. Ct. 2735
• OMM 뉴스레터: Supreme Court Holds Business Methods May Be Patentable

미국 특허청, 특허심사기간 단축 위한 개선안 제안

미국 특허청이 2010년 6월 3일 특허신청에 대한 심사 기간을 단축하기 위한 방안으로서 세 가지 심사 속도를 신청인이 신청할 수 있는 특허심사절차 개선안을 제안하였다.

빠른 심사를 원하는 신청인은 일정한 급행료를 지급하고 신속 심사를 신청할 수 있고, 심사기간은 12개월 정도로 예상된다고 한다. 보통 심사는 현재와 같은 심사절차이다. 지연 심사는 특허 부여 여부에 자신이 없거나 시장이 성숙했는지 확신이 없는 신청인이 선택할 수 있는 절차인데, 30개월 정도 심사기간이 걸릴 것이라고 한다.

현재 미국 특허심사 청구비는 1,090달러이다. 만일 신청인이 소기업이면 심사청구비 할인이 제공된다. 현재 특허심사청구 후 1차 심사(first action)까지는 27.2개월, 특허권 부여까지 평균 34.6개월이 걸린다.

현재 제도 하에서도 신속 심사 제도(accelerated examination)라고 하는 신속한 특허심사 제도가 있지만, 신청인은 초기에 많은 자료를 제공하여야 한다. 미국 특허청장 Daivd Kappos는 새로운 제도가 기존 신속 심사 제도를 대체하지는 않을 것이고, 신청인은 기존 제도를 계속 이용할 수 있다고 밝였다.

USPTO, Press Release, 10-24 (USPTO Proposes to Establish Three Patent Processing Tracks)

2009년 특허부문 소송화해 금액 순위

아래 순위는 Law 360 (www.law360.com)이 발표한 2009년 특허 부문 소송화해 금액 순위이다 ("Cos. Pay Big To Settle Patent Fights With Rivals," 1/29/2010, http://www.law360.com/articles/145980).

1. $1.25 billion: Intel vs. Advanced Micro Devices

위 합의를 통해 두 회사는 반독점법 분쟁과 특허 상호 사용계약 분쟁을 종결하였다.

2. $891 million: Qualcomm vs. Broadcom

Qualcomm과 Broadcom은 smartphone chip 특허와 관련하여 U.S. District Court for the Central District of California, U.S. International Trade Commission에 제기된 특허 소송을 취하하고, Broadcom은 유럽과 한국에 제기된 반독점법 관련 신고 역시 철회하였다.

3. $761 million: Boston Scientific vs. Cordis

4. $400 million: Medtronic vs. Abbott

5. $270 million: Medtronic vs. J&J

6. $267.5 million: RIM vs. Visto

7. $105 million: Lafarge vs. USG

8. $90 million: Align vs. Ormco

9. $70 million: Samsung vs. Spansion

10. $70 million: Satyam vs. Upaid

특허침해 사건에서 16억 7천만 달러 배상 평결 내려져

미국 U.S. District Court for the Eastern District of Texas의 배심원들이 특허침해 사건에서 특허분쟁 역사상 최대 액수로 기록될 수 있는 16억 7천만 달러에 이르는 손해배상을 하라는 평결을 내렸다. 이 금액은 1달러 당 1,000원으로만 계산해도 1조 6,700억 원에 이르는 거액이다.

Johnson & Johnshon의 자회사인 Centocor Inc가 Abbott Laboratories 라는 회사의 관절염 치료제인 Humira가 자신들의 특허(U.S. Patent Number 7,070,775)를 침해하였다며 제기한 소송에서 배심원들은 Abbott가 고의로 Centocor의 특허권을 침해하였다고 판단하여 위와 같은 배상을 명령하였다. 

앞으로 Abbott는 판사에게 배심원들의 결정을 취소해 달라는 신청을 할 것으로 예상된다. 2007년에 Microsoft Corp. 와 Alcatel-Lucent SA 사이의 디지털 음악 기술에 관한 특허 분쟁에서 배심원들은 이 사건 배상액보다 많은 15억 2천만 달러의 손해배상 평결을 내렸지만(2007. 2. 22.), 그후 판사(U.S. District Judge Rudi Brewster)에 의해 그 평결이 취소된 바 있다(2007. 8. 6. Lucent Technologies et al. v. Gateway Inc. et al., the U.S. District Court for the Southern District of California, case number 02-cv-02060; Lucent Technologies의 항소는 그후 2008년 9월 기각되었다. Lucent Technologies v. Gateway, the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, case number 07-1546, -1580). 

U.S. District Court for the Eastern District of Texas는 미국 법원 중에서 특허권 침해 소송의 원고에게 우호적이며, 거액의 손해배상 평결을내리기로 유명하다. 그래서 특허침해 소송의 원고들이 가장 선호하는 법원이고, 이 법원에 제기된 특허침해 소송을 다른 법원으로 이송시킬 수 있는지 여부가 소송의 승패를 판가름하는 중요한 분수령으로 여겨질 정도이다.

관련기사: New York Times

사건: Centocor Inc. et al. v. Abbott Laboratories, case number 07-cv-00139, in the U.S. District Court for the Eastern District of Texas.  

미국 연방 대법원, In Bilski 사건 심리하기로 결정

미국 연방 대법원은 2009년 6월 1일 비지니스 모델에 대한 특허 부여 가능성과 그 요건이 쟁점이 된 In re Bilski 사건에 대한 상고를 받아들여 대법원이 심리하기로 결정하였다.

이 사건의 쟁점은 크게 다음 두 가지로 요약할 수 있다.

첫째 과정(process) 특허가 특정한 기계나 기구와 결합되거나, 다른 형태로 변형을 가져와야 한다는 "machine-or-transformation" test를 충족하여야 하는지 여부: Whether the Federal Circuit erred by holding that a "process" must be tied to a particular machine or apparatus, or transform a particular article into a different state or thing ("machine-or-transformation" test), to be eligible for patenting under 35 U.S.C. § 101, despite this Court's precedent declining to limit the broad statutory grant of patent eligibility for "any" new and useful process beyond excluding patents for "laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas."

둘째 "machine-or-transformation" test가 미국 특허법의 입법의도에 부합하는지 여부: Whether the Federal Circuit's "machine-or-transformation" test for patent eligibility, which effectively forecloses meaningful patent protection to many business methods, contradicts the clear Congressional intent that patents protect "method[s] of doing or conducting business."

35 U.S.C. § 273. Order granting certiorari: http://www.supremecourtus.gov/orders/courtorders/060109zor.pdf (retrieved June 1, 2009)

In re Bilski 사건의 상세한 내용에 관해서는 2008년 12월 게재한 비지니스 모델 특허의 요건(in re Bilski) 참조

비지니스 모델 특허의 요건 강화(In re Bilski)

비지니스 모델 특허의 요건

미국 연방항소법원(the United States Court of Appeals for the Federal Circuit ) 전원재판부(en banc)는 2008년 10월 30일 In re Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw 사건에서  비즈니스 모델의 특허 요건에 관한 중요한 판결을 선고하였다(132쪽에 이르는 판결문).   

쟁점

이 사건 대상 특허출원은 상품거래와 관련한 위험을 회피하는 영업방법에 관련된 발명이었다.  

미국 특허법상 비지니스 모델(business model)은  제101조 방법(process) 특허로 구분되고, 방법에 관한 발명이 특허권으로 보호받기 위해서는 "새롭고 유용한 방법(new and useful process)"에 해당하여야 한다.  35 U.S.C. § 101.   이 사건에서는 미국 특허법 제101조에서 말하는  "새롭고 유용한 방법"이 비지니스 모델 특허 출원과 관련해서 구체적으로  무엇을 의미하는지가 다투어졌다.   다시 말해  (1) 이른바 비즈니스 모델이 일반적으로 미국특허법 제101조상의 방법특허(process)의 대상이 될 수 있는지, (2) 만일 비지니스 모델이 특허의 대상이 될 수 있다면, 비지니스 모델이 특허권의 보호를 받기 위해서는 어떤 요건을 충족하여야 하는지가 쟁점이었다.

 판결의 요지

연방법원은비지니스 모델 특허도 특허의 대상이 될 수 있음을 일반적으로긍정하면서, 특허로 보호받기 위해서는 비지니스 모델이 "장치 또는 변형(machine or transformation)" 요건을 충족하여야 한다고 밝혔다.    '장비 또는 변형' 요건을 충족하기 위해서는(1)그 발명이 특정한 장치와 결합되거나, (2) 그 발명을 통해 특정 객체를 다른 상태나 물체로 변형시켜야 한다.

장치 또는 변형 요건은 이 사건에서 처음 제시된 것이 아니고, 다른 사건들에서 연방대법원이 방법 특허의 일반적인 요건으로서 이미 언급했던 기준이다. Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 70 (1972), Diamond v. Diehr, 450 U.S. 192(1981), Parker v. Flook, 437 U.S. 589, Cochrane v. Deener, 94 U.S. 780, 788 (1876).   이 사건 항소법원은 장치 또는 변형 요건이 유일한 심사 기준(the sole test)이라고 밝힘으로써  제2 또는 제3의 기준을 추가로 인정할 가능성은 배제하였고, 종전에 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) 등에서 채택한 '유용성, 구체성, 유형성(useful, concrete and tangible result)' 기준은 파기되었다.  

시사점

종국적으로연방대법원 판단에 달려 있어

미국 특허법에 관한 최고 판단기관인 연방대법원이 '장치 또는 변형' 기준을 추인할지 아니면, 번복하고 다른 기준을 내놓을지는 알 수 없다.

이 사건 연방법원은 더 구체적인 판단 기준의 발전을 앞으로 판결에 맡겨

이 사건 연방법원이 장치 또는 변형 요건이 비지니스 모델 특허의 요건이라고 밝히기는 하였지만, 아쉽게도 연방법원은 이 사건에 필요한 최소한의 판단을 내렸을 뿐이고,  이 요건의 구체적인 의미에 관해서 상세한 논의를 하지는 않았다.   우선, 이 사건의 특허청구인은 이 사건 발명을 구현하는 수단이 컴퓨터 장치에 한정되지는 않는다고 자인하였기 때문에 첫번째 장치 요건은 처음부터 논의에서 제외가 되었다.  두번째 '변형' 요건과 관련해서도, 이 사건 대상 발명은 법률 관계와 같은 추상적 관계를 다루고 있을 뿐이어서  '특정 객체의 변형'에 해당하지 않는다는 결정을 비교적 쉽게 내릴 수 있었기 때문이다. 

비지니스 모델이 일반적으로 특허대상에 포함될 수 있음을 다시 확인

이 판결에 의하여 일반적으로 비지니스 모델이 특허의 대상이 될 수 있음은 다시 확인되었다. 

‘장치 요건’의 의미

‘장치 요건’이란 발명이 특정한 기계나 장치와 결합되어야 한다는 의미이다(tied to a particular machine or apparatus).  

장치 요건을 충족하려면 문제해결 과정이나 알고리즘이 컴퓨터나 다른 장치를 통해 실행되어야 하지만, 그것만으로는 충분하지 않고, 컴퓨터나 다른 장치의 사용이 필요불가결하여야 한다.  컴퓨터나 다른 장치의 사용이 부차적이거나, 동일한 방법을 컴퓨터나 장치를 이용하지 않고도 실행할 수 있다면 장치 요건을 충족한다고 할 수 없을 것이다.  즉, 사람이 정신작용 등의 다른 방법으로도 그 방법을 실행할 수 있다면 장치 사용이 필요불가결하다고 할 수 없다.   예를 들어서, 컴퓨터를 이용해서 콜레스테롤 수치와 같은 신체검진 결과를 바탕으로 환자의 질병을 진단할 수 있도록 하는 방법을 발명했더라도, 이러한 진단은 컴퓨터가 없이도 의사가 동일한 판단과정을 통해 진단을 내릴 수 있을 것이기 때문에 장치요건을 충족시킬 수 없을 것이다. 

장치 요건이 '특정한' 장치와 결합될 것을 요구하기 때문에 범용 컴퓨터가 '특정한' 장치에 해당하는지가 앞으로 문제될 수 있다.  그런데,  미국 특허 재심 및 제3자 이의 심판 위원회(the Board of Patent Appeals and Interferences)는 Ex parte Langemyr (May 28, 2008) 사건에서, 범용 컴퓨터의 이용은 '특정한' 장치의 이용에 해당하지 않는다는 결정을 내린 바 있다.   만일 위 결정에 따르면 범용 컴퓨터를 이용하는 비지니스 모델은 특허의 보호를 받을 수 없을 것이다.

‘변형 요건’의 의미

‘변형 요건’이란 발명이 특정한 객체를 다른 상태나 물질로 변형하여야 한다는 요건이다(it transforms a particular article into a different state or thing).   변형은 그 발명의 목적 달성에 있어서 중심에 위치해야 한다(central to the purpose of the claimed process).   변형은 문제해결과 관계 없는 중요하지 않은 활동(insignificant extra-solution activity)에 불과해서는 안되고, 특허청구항의 범위에 유의미한 제한을 가할 수 있어야 한다(impose meaningful limits on the claim's scope).  

물체나 물질의 물리적 또는 화학적 변화를 초래하는 과정이 변형 요건에서 말하는 변형이 될 수 있음은 당연하다.   비지니스 모델 특허에서 주로 문제되는 것은 물리적, 화학적 변형보다는 디지털 정보의 처리 또는 변형이다.    예를 들어 어떤 수치 정보와 평균값의 차이를 그래프로 표시하는 방법은 '장치 또는 변형' 요건에서 말하는 변형에 해당할 수 없다고 한다.  왜냐하면 특허청구항이 처리되는 정보의 유형이나 특성, 정보의 획득 방법, 정보가 나타내는 대상을 전혀 특정하지 않아서, 처리되는 정보가 특허청구범위에 유의미한 한계를 설정하지 못하기 때문이다.   반면에 X선 촬영 데이터를 2차원 표시장치에 시각적으로 표시하는 방법에 관한 발명은 사람이나 동물의 뼈나 장기와 같은  유형의 물체를 X선으로 촬영해서 얻은 원시 정보를 표시장치 위에 나타내는 시각적 영상으로  변형하는 것이기 때문에 특허의 대상이 될 수 있다고 한다. In re Abele, 684 F.2d 902 (CCPA 1982)